I. 특허법 제128조의 신설
1. 1990년 특허법의 개정
1990년 1월 13일 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 특허법은 손해배상액의 산정에 관하여 특별한 규정을 두지 않고 있었다. 위 개정 전 특허법 제156조는 "① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 손해배상을 청구할 수 있다. ② 특허권자는 선의/무과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 이득반환 또는 손해배상을 청구할 수 없다. 다만, 그 행위를 금지할 것을 청구할 수 있다"와 같이 규정하고 있었다.
위 제156조 제1항은 민법 제750조를 다시 한 번 확인하는 것에 불과한 것으로 손해배상청구권을 창설하는 규정으로 볼 것은 아니어서 그 의미가 그다지 크지 않지만, 제2항의 내용은 당시의 구 특허법 제124조가 과실의 추정이라는 제목 아래 "타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다."라고 규정하고 있었던 것을 적어도 금전적 손해배상청구에 대해서는 그 의미를 후퇴시킨 셈이었다.
침해자의 과실 유무에 대해서는 1990년 1월 13일 법률 제4207호로 전문 개정된 특허법(이하 '1990년 법'이라고 한다)이 제130조에서 "과실의 추정"이라는 제목 아래 "타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다."라고 규정하였고, 이 규정은 현행 특허법에 이르기까지 유지되고 있으므로 이 부분에 관한 한 특허법의 변화는 전혀 없다고 할 것이다.
중요한 것은 1990년 법이 제128조를 신설하여 손해액의 증명에 대하여 특허권자에게 많은 편의를 줌으로써 종래의 제156조 제2항이 일정한 요건 아래에서 침해자에게 금전손해배상을 면제해주었던 것과는 정반대로 금전손해배상의 청구를 매우 용이하게 해주는 것으로 바뀌게 되었다는 것이다.
특허법 제156조는 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 손해배상을 청구할 수 있고, 특허권자는 선의, 무과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 이득반환 또는 손해배상을 청구할 수는 없지만, 그 행위를 금지할 것을 청구할 수 있다고 규정했다.