제법한정물건 청구항(‘PbP 청구항’)은 그 발명의 실체가 물건 그 자체에 있기도 하고 때로는 제조방법에 있기도 하고, 그래서 그 해석이 어렵다. 기존에 PbP 청구항을물건 그 자체로 해석하는 법리(물건자체설, product itself theory), 제조방법을 한정하여해석하는 법리(제법한정설, process limitation theory), 특허성 판단 시와 침해 판단 시에 달리 해석하는 법리(이원설) 등이 제시되어 왔다. 그와 관련하여 2012년 일본 지적재산고등재판소 대합의부가 중요한 판결을 선고하였고, 최근(2015년) 우리 대법원이2개의 판결을 선고하였고 또 일본 최고재판소도 판결을 선고하였다. 그 네 개의 판결이 각각 다른 해석방법을 적용하고 있는 점이 흥미롭다. 이 글은 다음과 같은 이유로 일본 최고재판소 판결 및 우리 대법원 판결이 심각한오류를 가짐을 지적한다. 첫째, 두 판결은 PbP 청구항의 기재를 허용한 법 개정 취지에 반한다. 둘째 두 판결은 발명의 실체를 외면하고 모든 PbP 청구항을 동일하게 해석하는 오류를 범한다. 셋째, 모든 PbP 발명의 특허성 판단에 물건자체설을 적용하는것은 잘못된 것이다. 넷째, 일률적 물건자체설 적용은 청구항 문언주의를 외면하는 것이다. 다섯째, 특허성 판단 시와 침해 판단 시에 다른 해석을 하는 것은 기존의 일원설과 상충하는 것이다. 필자는 발명의 실체에 따라 때로는 물건자체설을 또 때로는 제법한정설을 적용하여야 하고 동일한 PbP 발명에는 특허성 판단 시와 침해 판단 시에 동일한 해석을 하여야 한다고 주장한다. 필자는 이러한 법리를 ‘발명실체설(invention substance theory)’ 이라고 명명한다. 필자의 이러한 주장은 일본 지적재산고등재판소 판결, 미국의 소수의견과 상응하는 것이다.
제법한정물건 청구항(‘PbP 청구항’)은 그 발명의 실체가 물건 그 자체에 있기도 하고 때로는 제조방법에 있기도 하고, 그래서 그 해석이 어렵다. 그와 관련해 2012년 일본 지적재산고등재판소 대합의부가 중요한 판결을 선고했고, 최근(2015년) 우리 대법원이2개의 판결을 선고했고 또 일본 최고재판소도 판결을 선고했다.